Der Beitrag der Freedom-to-Operate-Analyse (FTO) zu Schutzschriften im gewerblichen Rechtsschutz

Die Freedom-to-Operate-Analyse (FTO) ist ein zentrales Instrument, das die Schutzschrift gegen Anträge auf einstweilige Verfügung stärkt. Ihr Zweck ist es, festzustellen, dass die Produkte des Unternehmens bestehende Patente, Marken oder Designs nicht verletzen, und es Wettbewerbern damit zu erschweren, eine einstweilige Verfügung zu beantragen.

Einfach zusammengefasst:

• Die Schutzschrift ist ein proaktiver rechtlicher Verteidigungsmechanismus, die FTO-Analyse dagegen ein Dokument, das belegt, dass die Produkte keine Rechte Dritter verletzen.
• Stellt ein Wettbewerbsunternehmen einen Antrag auf einstweilige Verfügung, liegt der Wert der FTO-Analyse nicht darin, guten Glauben zu zeigen, sondern darin, das Fehlen der Verletzung konkret und technisch nachzuweisen: Der Unterlassungsanspruch setzt kein Verschulden voraus (§ 139 Abs. 1 PatG; § 14 Abs. 5 MarkenG); auf das Verschulden kommt es nur beim Schadensersatz an (§ 139 Abs. 2 PatG; § 14 Abs. 6 MarkenG).

Wie stärkt die FTO-Analyse die rechtlichen Argumente der Schutzschrift?

A. Nachweis, dass keine Patentverletzung vorliegt (das Kernargument der Schutzschrift)

• Die FTO-Analyse klärt, ob das Produkt bestehende Patente in Deutschland oder Europa verletzt.
• Zeigt die Analyse, dass es keine Überschneidung mit bestehenden Patenten gibt, lassen sich diese Ergebnisse der Schutzschrift beifügen und Vorwürfe der Patentverletzung vorab entkräften.
• So wird verhindert, dass Wettbewerber mit unbegründeten Behauptungen eine einstweilige Verfügung erwirken.

Beispiel:

Ein US-amerikanisches Unternehmen möchte auf einer Messe in Deutschland einen neuen Industriesensor ausstellen.

1. Ein Wettbewerbsunternehmen beantragt wegen behaupteter Patentverletzung eine einstweilige Verfügung.
2. Hat das Unternehmen eine FTO-Analyse erstellen lassen und damit belegt, dass der Sensor bestehende Patente nicht verletzt, können diese Unterlagen der Schutzschrift beigefügt werden.
3. Das Gericht kann die Verletzungsvorwürfe als nicht tragfähig ansehen und den Verfügungsantrag zurückweisen.

B. Verteidigung gegen Vorwürfe der Marken- und Designrechtsverletzung

• Die FTO-Analyse prüft, ob Markenname, Logo oder Produktgestaltung des Unternehmens bestehenden eingetragenen Marken oder Designs zu nahe kommen.
• Zeigt die Analyse, dass sich Produkt oder Marke rechtlich hinreichend unterscheiden, lässt sich mit dieser Erkenntnis in der Schutzschrift belegen, dass Verfügungsanträge unberechtigt sind.

Beispiel:

Eine türkische Modemarke möchte in Deutschland eine neue Schuhserie unter dem Namen „MODALEX“ einführen.

1. Ein deutsches Wettbewerbsunternehmen beantragt eine einstweilige Verfügung mit der Begründung, es bestehe Verwechslungsgefahr mit der Marke „MODA LUX“.
2. Hat die FTO-Analyse die schriftbildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen beiden Zeichen sowie die Frage, ob die Waren und Dienstleistungen tatsächlich ähnlich sind (Art, Verwendungszweck, Vertriebswege, Komplementarität), klar herausgearbeitet, lässt sich diese Analyse der Schutzschrift beifügen. Dass die Nizza-Klassen verschieden sind, bedeutet für sich genommen keine Unähnlichkeit (Art. 33 Abs. 7 der Unionsmarkenverordnung (EU) 2017/1001).
3. Das Gericht kann die FTO-Analyse berücksichtigen und davon absehen, eine einstweilige Verfügung zu erlassen.

Wie ist die FTO-Analyse in der Schutzschrift einzusetzen?

Schritt 1: Eine rechtlich belastbare FTO-Analyse erstellen

Die FTO-Analyse gehört in anwaltliche Hände des gewerblichen Rechtsschutzes.

Sie muss alle einschlägigen Register in Deutschland und der EU abdecken: Patente, deutsche Gebrauchsmuster, Marken, eingetragene Designs und das Risiko aus nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern. Das Gebrauchsmuster wird ohne materielle Prüfung eingetragen (§ 8 Abs. 1 GebrMG), und für eigene Offenbarungen der anmeldenden Person gilt eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist (§ 3 Abs. 1 GebrMG).

Schritt 2: Die FTO-Ergebnisse in die Schutzschrift aufnehmen

Beispielhafter Inhalt eines FTO-Berichts, der der Schutzschrift beigefügt wird:

Rechercheergebnisse zu Patenten und Gebrauchsmustern → Unterlagen, die nach Recherchedatum und Rechercheumfang belegen, dass kein Verletzungsrisiko besteht (wegen der Veröffentlichungsfrist von 18 Monaten sind noch nicht veröffentlichte Anmeldungen nicht erfasst).

Markenanalyse → Berichte, die belegen, dass der Markenname des Produkts sich rechtlich unterscheidet.

Prüfung der Designrechte → Designrecherchen, die die Eigenständigkeit des Produkts zeigen.

Fazit: Warum gehört eine FTO-Analyse in die Schutzschrift?

Sie schafft eine starke rechtliche Verteidigung gegen schnelle einstweilige Verfügungen.

Sie zeigt dem Gericht, dass das Unternehmen in gutem Glauben und rechtstreu gehandelt hat.

Sie erschwert es Wettbewerbern, das Verfahren zu missbrauchen.

Analyse und Schutzschrift werden dabei arbeitsteilig erstellt: Köksal koordiniert das Mandat aus Istanbul und bearbeitet die Fragen des türkischen Rechts; die Einreichung beim ZSSR und alles Weitere vor deutschen Gerichten übernimmt unsere in Deutschland zugelassene Partnerkanzlei activelaw (Hannover).

Weiterführend: Sichern Sie Ihren Messeauftritt in Deutschland: Schutz vor einstweiligen Verfügungen der Wettbewerber durch die Schutzschrift